MERLIN не имеет отношения к контрафакту - Выпуск 1 полугодие 2019, 07.01.2019

Ирландская компания BASIC HOLDINGS предъявила иск (Дело № А56-69922/2013) к предпринимателям Санкт-Петербурга с требованием запретить осуществлять без согласия истца использование изобретения по патенту Российской Федерации № 2434181, включая предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации или хранение для этих целей электроочагов, имеющих маркировку "MERLIN, модель: HELIOS SB1, артикул (ES021)" и/или "MERLIN, модель: HELIOS RB1, артикул (ES020)" (далее - электроочаг MERLIN), а также изъять их и уничтожить.

Основной технический результат данного изобретения - улучшение имитации пламени. Имитация пламени достигается за счёт ультразвукового преобразователя, который образует холодный пар, в пространстве над жидкостью, с которой он соприкасается. Пар, его подсветка в очаге создают более качественную имитацию пламени.

Основанием отказа в удовлетворении иска послужило заключение повторной судебной экспертизы от 11.06.2015 № 549/11-3, проведённой экспертами Федерального бюджетного учреждения «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы» Министерства юстиции Российской Федерации Учваткиной Е.Д. и Андреевым Ю.Г., о том, что в продукции, представленной на экспертизу - электрических очагах, использован не каждый признак изобретения, приведённый в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации № 2434181 формулы изобретения, или признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до 06.11.2013.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 1354 настоящего Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объёме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчиком к спорным отнесены следующие слова в формуле изобретения «пар», «контейнер», «подложка с отверстиями». Результаты экспертизы, признанные судом достоверными, свидетельствуют, что данные элементы в значении, придаваемой им в научно-технической литературе, не использованы в товаре ответчиков.

В соответствии с пунктом 5 Правил в формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесённые в научно-технической литературе к ненаучным.

Согласно п.3.1.1 Рекомендаций по межгосударственной стандартизации РМГ 75-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения влажности веществ. Термины и определения» пар есть вода в газообразном состоянии.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не привёл доводов и доказательств, подтверждающих, что термин «пар» в описании изобретения может быть истолкован иным образом, чем газообразное состояние воды.

При вынесении оспариваемых актов судами проведена оценка вывода повторной экспертизы об отсутствии признака «пар» в электроочагах ответчиков, в рамках которой эксперты Андреев Ю.Г. и Учваткина Е.Д. подробно аргументировали, почему холодный пар нельзя приравнять ко всем известному понятию «пар», поскольку данный вывод подтверждается и приложенной к заключениям Потаниной Н.В. от 13.11.2013 и от 15.11.2013 научной статьёй, в которой указывается, что признак «холодный пар», установленный Потаниной Н.В. в электроочагах ответчиков, не является «паром», а является «ультразвуковым фонтаном».

Главное, что из всех заключений следует, что нагрев воды до кипения в устройстве ответчика не производится, пар не образуется, жидкость (вода) в газообразное состояние не переходит.

В заключении повторной экспертизы Андреев Ю.Г. и Учваткина Е.Д. проанализировали признак «подложка с отверстиями», установили, что согласно стандартизированному значению «подложка» - это основа, предназначенная для нанесения какого-либо покрытия, материала и элемента. Эксперты также проанализировали признак исходя из содержащейся в формуле изобретения по патенту РФ № 2434181, установили, что он должен отвечать одновременно четырём признакам, в частности, иметь более одной щели или отверстия, через которые должна быть обеспечена возможность прохождения пара, а также подсветки от источников света, расположенных ниже подложки с отверстиями, через более чем одну щели или отверстие, так что пар, поднимающийся выше подложки с отверстиями, частично подсвечивается через указанные щели или отверстия. В заключении повторной экспертизы установлено, что фактическая реализация в электроочагах не отвечает признаку изобретения по патенту, так как электроочаг содержит выдвижную полку с одним отверстием прямоугольной формы, предназначенным для прохождения аэрозоля. Возможность прохождения аэрозоля через отверстия выдвижной полки конструктивно не предусмотрена, отверстия выполняют функцию экономии материала, что подтверждается и исследовательской частью заключения. Андреев Ю.Г. и Учваткина Е.Д. установили, что конструкция имитации дров имеет только одно отверстие; воздух выходит в нишу над имитацией топлива, иных отверстий для выхода тумана не установлено, конструкция пластикового канала не позволяет туману попадать под и проходить через иные отверстия в ней. На основании исследования эксперты пришли к выводу о неиспользовании данного признака в электроочагах ответчиков.

В отношении использования признака «контейнер, содержащий жидкость» всеми экспертами установлено, что в устройствах ответчиков имеется ёмкость, в которую может быть залита вода.
Экспертом Туренко В.В. сделан вывод о том, что данный признак не использован, в то же время установлено использование признака при условии, что потребитель произведёт добавление жидкости при эксплуатации изделий.
Сопоставив заключения по делу с редакцией патента истца на момент обращения с иском, суд приходит к выводу о том, что в товаре ответчиков имеется ёмкость, предназначенная для наполнения водой. Однако признаки «контейнер, содержащий жидкость» и «контейнер, приспособленный для содержания жидкости» не являются равноценными.

Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, только если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведённый в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ. Электрокамин MERLIN не использует элементы «пар», «контейнер», «подложка с отверстиями» в значении, придаваемой им в научно-технической литературе, поэтому исключительных прав на используемое в нём изобретение у истца не возникает.

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ от 25 августа 2017 года по делу А56-69922/2013.
• РЕШЕНИЕ Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22 декабря 2016 по делу А56-69922/2013.
• Патент Российской Федерации "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОЧАГ" от 13 марта 2007 № 2434181 // ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ.

Наименование сетевого издания: Право интеллектуального потенциала, В. Н. Щеваев | Учредитель: Щеваев Владимир Николаевич | ФИО главного редактора: Щеваев В. Н. | e-mail: ip8v@ya.ru | Номер телефона редакции: +79093176264 | Рег. в Роскомнадзоре: серия Эл № ФС77-79193 от 22.09.2020 | 18+